“硬骨头”和“软柿子”：我们如何从审查档案入手，将复杂案件化繁为简

案件摘要： LawMay代理跨境电商卖家应诉一起美国 Schedule A 外观设计专利侵权案件。面对难以迅速得出结论的侵权比对，我们转而审查 USPTO 专利审查档案，并围绕申请人 § 1.130 声明中的产品公开日期展开网络取证。解除禁令动议提交两天后，权利人对我方客户单方撤诉。

一个案件涉及错综复杂的法律问题时，可以从不同角度观察。有些问题是硬骨头，投入大量时间和律师费，也未必能迅速取得突破；有些问题却是软柿子，一旦找准，案件可能很快打开缺口。

我们代理卖家应诉美国知识产权案件时，会尽早判断哪个问题最值得打。不要追求全歼对手，而是找准一点，单点突破，尽快结束战斗。

一、外观专利侵权依赖整体视觉判断，细微差异往往难以迅速形成压倒性结论

我们代理过的一件美国 Schedule A 外观设计专利侵权案中，权利人持有一件刚授权不久的外观设计专利。

美国外观设计专利的保护范围主要由附图界定（see Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC, 739 F.3d 694, 702 (Fed. Cir. 2014)）。侵权判断适用“普通观察者标准”（ordinary observer test）：如果普通观察者以一般购买者通常给予的注意力观察两项设计，认为二者整体上实质相同（substantially the same），相似程度足以使其受骗而将一者误认为另一者，即可构成侵权。Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. 511, 528 (1871), quoted in Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 670 (Fed. Cir. 2008) (en banc)。这一判断还应结合在先设计（prior art）所提供的背景进行。Egyptian Goddess, 543 F.3d at 676–78。

麻烦也正在这里。实际产品很少与专利图完全一致。多一个细节、少一个细节，某个部位圆一点、扁一点，这些差异究竟足以改变整体视觉印象，还是仍然属于“substantially the same”，往往没有机械的判断标准。

对这类案子来说，侵权比对就是一块硬骨头。如果一时找不到明显的不侵权点，继续在细节上反复比对，未必是对客户的律师费预算最友好的方案。我们于是调转枪头，审阅涉案专利在美国专利商标局（USPTO）的专利审查档案（file wrapper / prosecution history），看看有没有更容易突破的地方。

二、USPTO审查档案显示：专利授权依赖申请人关于首次公开时间的 § 1.130 声明

本案我们就从审查档案中找到了“软柿子”。

本案涉案专利的 Notice of Allowance 显示，审查员已经注意到该设计在有效申请日（effective filing date）前已经处于公开使用状态。对专利申请而言，这首先会带来新颖性问题：申请日前已经向公众公开的设计可能构成在先技术（prior art），从而阻碍专利授权。

为了解释为什么这次在先公开不影响授权，申请人提交了 37 C.F.R. § 1.130 项下的声明，称此前公开销售该产品的公司是其授权分销商，相关公开来源于发明人本人。

美国专利法为符合条件的发明人公开保留一年宽限期（one-year grace period）。即使设计在申请日前已经公开，只要该公开符合相关法定条件，并且发生在有效申请日前一年以内，仍可能被排除在在先技术之外。审查员接受了申请人的说明，涉案专利最终获得授权。

至此，需要调查的事实已经很明确：申请人向 USPTO 陈述的最早公开日期是否真实。

申请人主张的公开日如果确实落在有效申请日前一年以内，可以主张宽限期；如果产品其实更早已经公开，而且早于一年，原先用于排除该项公开的 § 1.130 路径就可能失去基础。

三、倒查权利人网络记录，我们发现产品实际公开时间可能比其向 USPTO 陈述的早半年以上

“软柿子”找到，我们开始倒查权利人相关产品的网络痕迹。

我们首先查了买家评论。权利人产品页面上带有 verified purchase 标记的一条早期评论，其显示日期比申请人向 USPTO 披露的首次销售时间早了半年多。

然后我们再查网页历史记录。Wayback Machine 保存的历史快照显示，在更早的时间，相关产品已经出现在权利人的网站上并标有售价。

最后，我们在网站服务器上还找到另外两类记录。

一类是产品图片的 HTTP Last-Modified 信息。它反映服务器返回的相关资源修改时间。这个时间本身不能证明产品何时首次公开，但可以与其他记录交叉核对。

另一类来自产品页面加载时服务器返回的 JSON 数据。我们通过浏览器开发者工具取得原始响应，其中包含商品识别信息、与上架有关的时间字段、促销状态和销售指标。相关时间字段与产品图片的 Last-Modified 日期能够对应。

这里需要注意的是，服务器数据需要完整固定取证过程。我们不仅保存了页面截图，还保留了原始网络响应、字段说明、时间戳换算记录和全过程录屏。否则，单独拿出一张 JSON 截图，很快就会产生新的争议：数据从哪里取得、字段是什么意思、时间如何换算、取证过程中是否发生改变。

四、我们以公开日期问题攻击专利授权基础，动议提交两天后权利人撤诉

我们将这些材料提交法院，主张解除禁令，并直接攻击申请人 § 1.130 声明所依据的公开日期。

动议提交两天后，权利人对我方客户单方撤诉。

复杂案件里，硬骨头当然可以啃。但如果旁边就有软柿子，没有必要先把客户的时间和律师费耗在硬骨头上。准确找到软柿子，迅速形成突破，往往比把每一个法律问题都打到底更重要。

回头看这个案子，我们并没有先把最难的侵权判断啃到底，而是从另一个角度找到了更容易突破的问题。原本需要围绕大量设计细节展开的争议，被审查档案指向了一个申请人陈述日期的真伪问题。

本文所载案件结果均为真实发生之具体案例，仅供参考。案件结果受多种因素影响，因人因案而异，过往业绩不代表未来结果，不构成对类似案件结果之任何保证或承诺。